一、問題的提出
注冊商標與外觀設(shè)計專利發(fā)生競合的情況主要有以下兩種情況：一種是經(jīng)營者把一種圖形或圖形和文字的組合申請了注冊商標，又將包括該圖形或圖形和文字的組合以及商品包裝、裝潢一并申請了外觀設(shè)計專利。另一種情況是甲經(jīng)營者將一種圖形或圖形和文字的組合在自己的商品上申請了注冊商標，而乙經(jīng)營者又將與其相同或近似的圖形或圖形和文字的組合申請了外觀設(shè)計專利，或者相反，甲申請了外觀設(shè)計專利，乙申請了注冊商標。由于我國商標和外觀設(shè)計專利分別由兩個部門管理，因此同一圖形或圖形與文字組合可能被兩個部門分別授予商標專用權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)。如果商標和外觀設(shè)計專利均被核準公告，那么就發(fā)生了注冊商標和外觀設(shè)計專利權(quán)的競合。當權(quán)利人將注冊商標或者外觀設(shè)計專利轉(zhuǎn)讓出去一個，保留一個，那么受讓人行使商標專用權(quán)或者外觀設(shè)計專利權(quán)時，常常與轉(zhuǎn)讓人保留的權(quán)利發(fā)生沖突，此時競合導致沖突，理論和實踐中對是否構(gòu)成侵權(quán)，，應(yīng)當保護哪個權(quán)利，限制哪個權(quán)利常有不同觀點，本文對此進行初步探討。
二、案例
廣東省浮山基業(yè)建筑材料有限公司(以下簡稱浮山基業(yè))是“楓葉”商標最初權(quán)利人。“楓葉”商標是國家工商局商標局于1996年2月14日核準在玻璃密封液中使用的注冊商標，注冊號為814242號，
使用期限至2006年2月13日。
1996年12月6日，浮山基業(yè)又將楓葉圖形、maple加上555等圖形和文字又申請外觀設(shè)計專利并獲得國家專利局的批準(見附圖2)，專利號為zl96 3 15798.1.
經(jīng)比對商標標識和外觀設(shè)計圖樣發(fā)現(xiàn)“楓葉”及其字母maple既是商標圖案又是外觀設(shè)計專利圖案，但外觀設(shè)計圖案除了“楓葉”及其字母maple外，還有555及英文字母等圖案。
后來浮山基業(yè)于1997年5月28日經(jīng)國家商標局核準將“楓葉”注冊商標轉(zhuǎn)讓給哈市振奮。但外觀設(shè)計專利沒有轉(zhuǎn)讓。此后浮山基業(yè)的玻璃膠瓶子上使用“楓葉” 及其字母maple、555及英文字母等圖案，但在“楓葉”圖案右上角不再標注注冊商標標記r，而哈市振奮受讓“楓葉”商標后，在玻璃膠瓶子上使用“楓葉” 及其字母maple、555及英文字母等圖案，但在“楓葉”圖案右上角標注注冊商標標記r.兩個企業(yè)的產(chǎn)品放在一起，除了上述差別外，浮山基業(yè)的“楓葉”圖案的顏色略微淺一些，此外普通消費者施以普通注意力難以發(fā)現(xiàn)其他明顯差別。
帶有555、“楓葉”圖案的玻璃膠在哈市玻璃膠市場屬于知名商品。
1999年12月，哈市個體工商戶王小唐收到浮山基業(yè)發(fā)來的帶有楓葉圖案的玻璃膠530箱。王小唐不知這批商品是否合法，要求浮山基業(yè)提供相關(guān)證據(jù)。浮山基業(yè)提供了其享有外觀設(shè)計專利的證書復印件和佛山市專利事務(wù)所出具的浮山基業(yè)的zl96 3 15798.1外觀設(shè)計專利仍然有效的“證明”復印件。浮山基業(yè)認為其雖然沒有“楓葉”注冊商標了，但仍然享有楓葉和字母maple等外觀設(shè)計專利，去掉注冊商標標記后使用楓葉圖案和字母maple并不違法。王小唐聽信浮山基業(yè)的解釋后開始銷售這批商品，銷售出去浮山基業(yè)的玻璃膠15箱，被哈市振奮舉報。哈市振奮認為，浮山基業(yè)在轉(zhuǎn)讓了“楓葉”注冊商標后，繼續(xù)使用楓葉圖案，構(gòu)成對其侵權(quán)的侵權(quán)。而浮山基業(yè)認為，其向哈市振奮轉(zhuǎn)讓注冊商標時，并沒有轉(zhuǎn)讓楓葉的外觀設(shè)計專利，而商標和外觀專利有一部分重疊，在這種情況下浮山基業(yè)有權(quán)使用楓葉圖形。工商局立案調(diào)查此案，對浮山基業(yè)是否有權(quán)使用重疊的這一部分——楓葉和字母maple組合——作為商品外觀設(shè)計專利使用有不同觀點。
三、商標專用權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)競合時是否構(gòu)成侵權(quán)的不同觀點
第一觀點認為浮山基業(yè)可以繼續(xù)使用楓葉和字母maple組合作為商品外觀設(shè)計專利使用，因為外觀設(shè)計專利在沒有被撤消前仍然有效。
第二種觀點認為不能繼續(xù)使用，根據(jù)《國家工商行政管理局關(guān)于處理商標專利權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)沖突問題》(工商標字[1995]第316號)規(guī)定“商標的初步審定公告日期先于該外觀注冊申請日期，在該外觀設(shè)計專利被撤消或者被宣布無效之前，工商行政管理機關(guān)可以依照《中華人民共和國商標法》及時對商標侵權(quán)案件進行處理”的規(guī)定，因為楓葉和字母maple組合的商標注冊初步審定公告日期先于其外觀設(shè)計專利，如果允許浮山基業(yè)使用其外觀設(shè)計專利，必然侵犯商標專利權(quán)。
第三種觀點認為，國家工商局工商標字[1995]第316號文件所指的“商標的初步審定公告日期先于該外觀設(shè)注冊申請日期”中商標權(quán)人和外觀設(shè)計專利權(quán)人應(yīng)當不是一人的情況，例如在玻璃膠這種商品上甲注冊了“楓葉”圖案和maple組合的商標，而乙在玻璃膠這種商品上申請了“楓葉”圖案和maple組合的外觀設(shè)計專利，在這種情況下判斷是否侵權(quán)應(yīng)當以商標的初步審定公告日期和該外觀注冊申請日期作時間上的比較，如果“商標的初步審定公告日期先于該外觀注冊申請日期”那么外觀設(shè)計專利侵犯注冊商標專用權(quán)，反之商標專用權(quán)侵犯外觀設(shè)計專利，不當?shù)耐庥^設(shè)計專利或注冊商標應(yīng)當撤消。如果商標專用權(quán)人與外觀設(shè)計專利權(quán)人本來是同一人，權(quán)利人轉(zhuǎn)讓一個權(quán)利保留一個權(quán)利，兩個權(quán)利都有效，相應(yīng)的權(quán)利人在各自的范圍內(nèi)都可以依法行使各自的權(quán)利。
四、對注冊商標與外觀設(shè)計專利競合構(gòu)成侵權(quán)的研究
筆者認為，浮山基業(yè)向哈市振奮轉(zhuǎn)讓注冊商標專用權(quán)時應(yīng)當一并轉(zhuǎn)讓外觀設(shè)計專用權(quán)中與注冊商標專用權(quán)重疊的那部分權(quán)利，或者不得繼續(xù)使用這部分外觀設(shè)計專利。
理由是：浮山基業(yè)就同一圖形既申請了注冊商標，又申請了外觀設(shè)計專利，同一圖形上附有兩個權(quán)利，如果兩個權(quán)利不同時轉(zhuǎn)讓，必然會造成兩個權(quán)利人在各自權(quán)力范圍內(nèi)使用相同的圖形，這將造成相關(guān)消費者或用戶無法通過該圖形識別商品的來源，容易發(fā)生誤認和誤購，實質(zhì)是既造成了商標不具有顯著性，也使外觀設(shè)計專利失去新穎性，造成兩個權(quán)利的混淆，客觀上發(fā)生商品交易混淆行為，危害市場交易秩序。因此，作為最初的權(quán)力人，浮山基業(yè)本著誠實信用的原則應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓商標專用權(quán)的同時，附隨的一并轉(zhuǎn)讓與該商標文字、圖形或其組合與外觀設(shè)計專利一致的部分。從案情介紹的情況看，哈市振奮受讓商標時，并不不知道浮山基業(yè)對該部分圖形享有專利權(quán)，所以才發(fā)生其舉報浮山基業(yè)侵權(quán)的問題。如果哈市振奮受讓時得知對方有外觀設(shè)計專利并保留，那么哈市振奮可能就不同意受讓商標權(quán)了。因此，雙方當時轉(zhuǎn)讓行為的意思表示是否真實是值得研究的。
當同一圖形被同一權(quán)利人申請了商標注冊，又取得了外觀設(shè)計專利時，上述行為是否違反商標法和專利法，筆者認為不違反商標法和專利法。理由是商標仍有顯著性的特點，專利仍然不失其新穎性。原因在于權(quán)利人最初注冊商標時，對該圖形的使用屬于合理的自愿的行為，應(yīng)當屬于不影響新穎性的行為。
但是，當同一圖形被兩個權(quán)利人分別申請了商標注冊和外觀設(shè)計專利時，上述行為就涉嫌違反商標法、專利法和反不正當競爭法的規(guī)定。理由是此時商標顯著性被破壞，專利也可能失去新穎性。當然這要看誰初步審定和公告在先。如果商標的初步審定和公告在先，而專利在后，那么商標的仍然具有顯著性的特點，但外觀設(shè)計專利沒有新穎性的特點。因為此時外觀設(shè)計專利圖形和文字組合已經(jīng)在商標公告上公告，屬于外觀設(shè)計失去新穎性的法定原因之一。同時因為該圖形已經(jīng)申請注冊商標，如果他人將該圖形作為美化商品的包裝或裝璜使用，也就是外觀設(shè)計使用，實際上是等于“在同一種或者類似商品上，將他人注冊商標相同或者近似的文字、圖形作為商品或者商品裝璜使用”，如“足以造成誤認”，那么就構(gòu)成商標侵權(quán)。如果外觀設(shè)計專利初步審查并公告在先，而商標注冊在后，那么外觀設(shè)計專利然符合新穎性的特點，而商標不具有顯著性的特點了。理由是此時如果使用該商標，他人使用該圖形作為專利，那么商標已不具備區(qū)分商品來源的作用;反之外觀設(shè)計專利容易混淆商品的來源，使消費者產(chǎn)生該外觀就是商標或者與商標注冊人之間存在特殊聯(lián)系的錯誤認識。
2000年8月25日九屆人大十七次會議修改了《專利法》，其中第二十三條將原條“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當同申請日以前的國內(nèi)外出版物公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同或者不近似。”修改為“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當同申請日以前的國內(nèi)外出版物公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同和不近似，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。”這條修改實際就為解決專利權(quán)與商標專用權(quán)、著作權(quán)等權(quán)利之間的沖突提供了法律依據(jù)。(當然，這是本案結(jié)案之后的事情。)
筆者認為國家工商局工商標字[1995]第316號文件所指的“商標的初步審定公告日期先于該外觀設(shè)注冊申請日期”中商標權(quán)人和外觀設(shè)計專利權(quán)人雖然可能是指商標注冊人和外觀設(shè)計專利權(quán)人不是一人的情況，但我認為即使是同一人，上述規(guī)定同樣也是適用的，即看誰的初步審定和公告的日期在先，保護誰的權(quán)利，即使權(quán)利轉(zhuǎn)讓出去，也優(yōu)先保護在先的權(quán)利。
如果權(quán)利人保留一個權(quán)利，轉(zhuǎn)讓一個權(quán)利是否違法?這要具體問題具體分析。不論是商標專用權(quán)還是外觀設(shè)計專利權(quán)都有財產(chǎn)權(quán)的性質(zhì)，理論上說，權(quán)利人應(yīng)當充分的享有所有權(quán)，包括處分權(quán)。但我認為當權(quán)利人保留一個權(quán)利轉(zhuǎn)讓一個權(quán)利，其行使保留的權(quán)力會妨害受讓人行使受讓的權(quán)力時，轉(zhuǎn)讓人得就自己保留的權(quán)力天然受到限制。原因是轉(zhuǎn)讓人得就轉(zhuǎn)讓出去的權(quán)力負有權(quán)利瑕疵擔保責任，當然這里的瑕疵擔保是廣義的，包括原權(quán)利人行使權(quán)利也不得妨害受讓人行使的權(quán)力，就像本案這種情形。
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